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LES MARQUES DE COMMERCE: NOTIONS GÉNÉRALES par Laurent Carrière* LEGER ROBIC

LES MARQUES DE COMMERCE: NOTIONS GÉNÉRALES par Laurent Carrière* LEGER ROBIC RICHARD, avocats ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce Centre CDP Capital 1001 Square-Victoria – Bloc E - 8e étage Montréal (Québec) H2Z 2B7 Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874 info@robic.com – www.robic.ca 1. INTRODUCTION 1.1 En quoi peut consister une marque 1.2 Un droit incorporel 2. TYPES DE MARQUES 2.1 «Marque de commerce» 2.2 «Marque de certification» 2.3 «Signe distinctif» 2.4 «Marque de commerce projetée» 2.5 «Marques interdites» 2.6 «Indications géographiques» 3. AVANTAGES DE L'ENREGISTREMENT 3.1 Recours judiciaires 3.1.1 Recours civils 3.1.2 Recours douaniers 3.1.3 Recours pénaux 3.1.4 Recours statutaires 3.2 Opposition 3.3 Preuve 4. OBTENTION DE L'ENREGISTREMENT 5. IMPORTANCE DE L'EMPLOI 5.1 Radiation administrative 5.2 Radiation judiciaire 5.3 Définition d'«emploi» 5.4 Marquage 6. EMPLOI SOUS LICENCE © Laurent Carrière, 1996. * Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. Ce texte a été préparé pour fins de discussions dans le cadre d'une rencontre de formation permanente tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1996 sous l'organisation conjointe du The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC). Ce texte est inspiré de diverses conférences sur le sujet par d'autres membres de ces Cabinets et plus particulièrement, dans son architecture, de celle prononcée le 1996.05.03 par Georges T. Robic à la Conférence Meredith.Ce document, d'information générale, ne prétend pas exposer l'état complet du droit sur la question Publication 196. 6.1 La marque de commerce 6.2 La marque de certification 6.3 La marque interdite 7. ENREGISTREMENT À L'ÉTRANGER 7.1 Union de Paris 7.2 Marque communautaire européenne 7.3 Arrangement de Madrid et Protocole de Madrid 8. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 1. INTRODUCTION Les marques de commerce et droits d'auteur constituent, à l'instar des brevets d'invention et dessins industriels, des actifs intangibles importants dont leur titulaire ne saurait négliger la protection sans risquer de les dévaloriser substantiellement. Cette protection ne dépend pas nécessairement de leur enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC); en ce sens, la protection des marques et droits d'auteur diffère sensiblement de celle des inventions et dessins industriels qui eux doivent être enregistrés officiellement pour bénéficier d'une protection quelconque. 1.1 En quoi peut consister une marque La marque c'est un signe qu'utilise une personne pour distinguer/individualiser ses marchandises/services/entreprises de ceux des autres en indiquant la source ou l'origine de ceux-ci. La marque peut consister d'un mot -inventé ou no [«KODAK» ou «GEO»], d'une lettre [«Ô»], d'un chiffre [«222»], d'un dessin [«SHELL»] de couleurs [«VISA»], d'une étiquette [«GRAND MARNIER»], d'une armoirie [«MAINTIENS LE DROIT»], d'un poinçon, d'un sceau, d'une forme ou façonnement [«TOBLERONE» ou «HEINZ»], d'un son [«CAPITOL RECORDS»] ou d'une combinaison de ceux-ci. La caractéristique essentielle d'une marque ce n'est pas qu'elle soit visuellement ou phonétiquement agréable ou qu'elle soit originale mais bien qu'elle distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquelles elle est employée. Dès lors, une appellation commune à une industrie ou un grade de qualité, un terme descriptif du produit ou un élément qui n'a qu'une fonction ornementale ou fonctionnelle ne sauront, en tant que tels, atteindre ce but et servir de marques distinguant les marchanises ou services de l'un de ceux des autres. 1.2 Un droit incorporel Une marque doit se rattacher à un produit ou à un service: elle ne saurait exister in vacuo, comme un mot créé que l'on retrouverait dans le dictionnaire. Cet objet sert seulement de point de repère pour déterminer l'étendue du droit à la marque. Elle se différencie toutefois de l'objet auquel elle se rattache et c'est à ce titre qu'elle est qualifiée de doit incorporel ou d'intangible. Le droit à la marque peut être qualifié de droit de propriété résultant d'un premier emploi de celle-ci ou encore comme un droit exclusif et temporaire, n'existant qu'en autant que la distinctivité de la marque soit maintenue, par emploi ou autrement. 2. TYPES DE MARQUES 2.1 «Marque de commerce» La Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) définit la marque de commerce suivant sa fonction. Il existe une seule loi sur les marques au Canada; c'est une loi fédérale et il n'existe qu'un seul Bureau d'enregistrement des marques, situé à Hull et administré par l'OPIC. Une marque de commerce est selon l'article 2 de la Loi «une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriqués, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres (...)» Le terme «marque» lui-même n'est pas défini dans la Loi; il peut s'agir d'un ou plusieurs mots, d'un dessin, voire même d'un son, ou d'une combinaison de ces éléments. La marque est donc un signe original et distinctif servant à identifier un produit ou un service dans le but de les distinguer de ceux des concurrents. Une marque est appelée "nominale" lorsque constituée uniquement d'un ou plusieurs mots sans égard à sa signature graphique, à un dessin ou logo quelconque. Elle est désignée comme marque «figurative» ou marque «dessin» lorsqu'elle comporte un dessin distinctif faisant partie intégrante de la marque. En droit canadien, il n'est pas obligatoire que le consommateur du produit puisse identifier le nom du titulaire de la marque. Cependant, ce consommateur est en droit de s'attendre à ce que tout produit portant cette marque provienne d'une source unique garantissant en quelque sorte que ce produit possède les caractéristiques recherchées, uniformes et constantes. Ainsi l'emploi d'une marque de commerce doit être contrôlé efficacement par son titulaire de manière à ne pas tromper ou décevoir les consommateurs quant à l'origine et à la qualité des produits ou services qu'elle sert à identifier. La définition «marque de commerce» selon l'article 2 de la Loi ne se limite pas à ce que cité plus haut. «Marque de commerce» s'entend également, selon le cas, d'une marque de certification, d'un signe distinctif ou d'une marque de commerce projetée. 2.2 «Marque de certification» La marque de certification qui n'est pas une marque ordinaire est définie comme suit: «marque de certification» Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne: a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services; b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés; c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services; d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produits ou les services exécutés. L'on peut donner pour exemple d'une marque de certification l'emblème du Wool Bureau of Canada servant à indiquer au public que les produits montrant cette marque sont fabriqués de laine véritable La marque de certification, dont le régime de protection est prévu aux articles 23 à 25 de la Loi, se caractérise principalement par le fait que son titulaire - l'entité juridique qui l'a adoptée et enregistrée - ne peut se livrer à la fabrication, vente, location ou louage de produits, ou l'exécution de services, tels ceux pour lesquels la marque de certification est employée, suivant l'article 23(1). Le propriétaire d'une marque de certification ne doit pas l'employer lui-même, mais il en autorise et contrôle l'emploi par d'autres personnes qui doivent se conformer à des normes définies. Le but d'une marque de certification n'est donc pas de distinguer les produits ou services concernés de ceux des concurrents. 2.3 «Signe distinctif» Le signe distinctif est défini à l'article 2 comme suit: «signe distinctif» Selon le cas: a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants; b) mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres. L'on peut citer en exemple la forme triangulaire de l'emballage du chocolat de marque TOBLERONE et la forme même de la barre de chocolat qui furent déposés comme signes distintifs. Ainsi, la configuration ou le façonnement est protégé sans égard à la marque de commerce nominale ou figurative apparaissant par ailleurs sur le produit. La forme de la bouteille de COCA-COLA et celle de la liqueur GRAND- MARNIER sont aussi enregistrées comme signes distinctifs. Selon l'article 13, un signe distinctif est enregistrable s'il a été employé au Canada par son propriétaire ou prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date où est produite une demande d'enregistrement s'y rapportant, et si le droit exclusif à l'emploi de ce signe distinctif n'aura pas pour effet de restreindre déraisonnablement le développement d'un uploads/Marketing/ 196-lc.pdf